Is een klankmerk aan aanvullende regels gebonden?

Sinds 1 oktober 2017 zijn de Europese Merkenrichtlijn en de zogeheten Uniemerkenverordening (UMV), onder de noemer ‘Trademark Reform Package’, hervormd. Hierdoor verviel het vereiste dat een onderscheidend teken ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ moest zijn. Deze wijziging van de merkenrichtlijn moest het ook eenvoudiger maken om tekens te registeren als klankmerk.

Vóór het wegvallen van de eis dat een teken ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ moet zijn, konden klankmerken slechts met behulp van een notenbalk ingeschreven worden in het register. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in het Shieldmark-arrest dat een klank als merk kan worden ingeschreven wanneer:

“een teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties”.

Aan het verkrijgen van merkenrechtelijke bescherming voor bijvoorbeeld de Für Elise-jingle ging een langdurige geschiedenis vooraf waarin er op verschillende wijzen meerdere vergeefse pogingen zijn gedaan om klankmerken te verkrijgen (door middel van sono­grammen, schriftelijke beschrijvingen en dergelijke). Denk bijvoorbeeld aan de bekende yell van Tarzan, het geronk van de Harley Davidson en het gebrul van de MGM leeuw. Deze aanvragen werden echter als onvoldoende nauwkeurig (Sieckmann-arrest) bevonden waardoor de klank geen merkenrechtelijke bescherming toekwam.

Klankmerken kunnen nog steeds met behulp van een notenbalk ingeschreven worden, maar tegenwoordig is dat ook mogelijk met een mp3-bestand. Ondanks dat de inschrijfprocedure voor klankmerken is vereen­voudigd, zijn nog niet alle juridische hobbels weggenomen. Het teken moet nog altijd voldoen aan de overige voorwaarden om als merk te kunnen fungeren. Een van die voorwaarden is dat het teken onderscheidend vermogen bezit. Dit wil zeggen dat het publiek een klank direct herkent als teken ‘dat verwijst naar de commerciële herkomst van de waren van de onderneming’. Volgens de richtlijnen van het Bureau voor intellectuele eigendom voor de Europese Unie (EUIPO) gaat dat – anders dan voor woord- of beeldmerken - niet automatisch op voor een teken dat slechts bestaat uit een klank. Met andere woorden: een klank heeft niet automatisch onderscheidend vermogen. Alleen een klank die op ‘significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is’, en die de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, bezit onder­scheidend vermogen (artikel 7, lid 1, onder b), UMV). Het lijkt er dus op dat er in de praktijk een iets hogere drempel is voor de registratie van klanken, dan voor andersoortige traditionele merken.

Volgens de richtlijnen van het EUIPO zijn de volgende klanken waarschijnlijk niet als klankmerken aanvaard:

a. zeer eenvoudige muziekstukken van slechts één of twee noten (zie voorbeelden hierna);

b. klanken in het gemeenschappelijke domein (bijvoorbeeld een volkslied);

c. klanken die te lang zijn om als herkomstaanduiding te worden beschouwd;

d. klanken die doorgaans verbonden zijn met bepaalde waren en diensten (zie voorbeeld hierna).

De inwerkingtreding van de nieuwe Europese Merkenrichtlijn heeft geleid tot een stijging van het aantal aanvragen voor klankmerken. Bij het EUIPO zijn sinds 2017 al 146 aanvragen voor klankmerken ingediend. Ter illustratie, in hetzelfde tijdsbestek vóór invoering van de hervorming zijn er 87 klankmerk­aanvragen ingediend. Dat is een stijging van 67,81%. Van de 146 klankmerkaanvragen zijn er momenteel 23 geweigerd en 11 ingetrokken. Het overgrote deel van de geweigerde klankmerken is inderdaad gestrand op één van de vier hierboven genoemde gronden. 

Zo is onlangs bijvoorbeeld het door Piaggio & C. S.P.A ingediende klankmerk voor Electrically operated scooters geweigerd wegens gebrek aan onder­scheidend vermogen. Verder heeft de Deutsche Bank Aktiengesellschaft tevergeefs getracht om het (“Ba-Bing”) geluid zodra een klant in een winkel succesvol contactloos betaalt, vast te leggen. Het EUIPO vond de toon echter te eenvoudig en puur functioneel. 

Van de 146 klankmerkaanvragen sinds 2017 zijn er inmiddels 97 formeel geregistreerd, waaronder de klankmerken van de luchthaven München en FC Barcelona.

Een klankmerk dat een Ierse producent voor drankblikjes en -flesjes had aangevraagd, voor een sissend geluid van het openen van een drankblikje, is door het EUIPO en kort geleden ook door het Hof van Justitie van de Europese Unie afgewezen. Men is van oordeel dat het geluid een puur technisch en functioneel element betreft dat als zodanig niet voldoende onderscheidend is om als merk te kunnen fungeren.

Uit de praktijk blijkt dat als een klankmerk eenmaal is gevestigd, de merkhouder het klankmerk niet zonder meer internationaal kan uitrollen. Niet alle landen die aangesloten zijn bij het internationale registratie­systeem van Madrid faciliteren het registreren van een klankmerk namelijk. Het is daarom aan te raden om voor het indienen van een klankmerk de depotstrategie met een merkengemachtigde te bespreken zodat u verrassingen voorkomt.

In het gesprek met een merkengemachtigde kunt u de volgende zaken bespreken:

• Voldoet mijn klankmerk aan de vereisten om als merk geregistreerd te worden?
• Is mijn klankmerk beschikbaar voor gebruik en /of registratie?
• Hoe kan ik een bepaalde klank het beste registreren?
• Hoe gaat de bewaking van een geregistreerd klankmerk in zijn werk?

Onze experts zijn graag bereid u te adviseren over de registratie van een klankmerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raquel Alvarez.