In juni 2022 verwierp het Europese Hof van Justitie (HvJ) verschillende beroepen die Apple Inc. had ingesteld. Eerder besliste het Europese Merkenbureau (EUIPO) dat het merk THINK DIFFERENT vervallen was, omdat Apple het gebruik ervan niet naar behoren had bewezen. Apple verliest hiermee haar merkrecht op het merk. Een ander voorbeeld is de beslissing uit 2019, toen het EUIPO het merk BIG MAC om dezelfde reden ontnam van McDonald’s.

Het gebruik van merken moet in Europa in twee situaties worden bewezen, namelijk wanneer een belanghebbende derde een nietigheidsprocedure is gestart. Of wanneer de houder van een jonger merk het gebruik van het oudere merk betwist.

In die gevallen krijgt de merkhouder een termijn van enkele weken van het Merkenbureau of de rechtbank om het gebruik te bewijzen. Soms betekent dat, dat hij snel relevante documenten in de onderneming boven tafel moet zien te krijgen.

In Europa moeten merkhouders kunnen bewijzen dat hun merken vanaf het vijfde jaar na registratie in het land zijn gebruikt voor de waren en diensten waarvoor ze zijn ingeschreven. Het bewijs van gebruik heeft altijd betrekking op de periode van de laatste vijf voorafgaande jaren. Bewijzen die buiten de relevante periode of het toepassingsgebied van producten en diensten vallen, nemen de merkenbureaus en rechtbanken alleen ter informatie mee.

Goed om te weten is dat voor een EU-merk het gebruik moet worden aangetoond voor een aanzienlijk deel van de communautaire markt. Bewijs van slechts één markt is niet voldoende.

Geschikte bewijsstukken voor producten zijn onder meer:

• Gedateerde of dateerbare landspecifieke documenten. Hieruit moet het merk blijken, zoals bij bestellingen van klanten, op facturen, catalogi, reclamefolders, documentatie van beursoptredens en affichereclame.
• Voorbeelden van productverpakkingen. Hierop moet het tijdstip vermeld zijn waarop ze gedrukt zijn (bv. drukkersbriefje), krantenadvertenties, tv- en radiospots, websites, activiteiten in de sociale media.
• Verkoopcijfers die in de betreffende periode in het voor het merk relevante geografische gebied zijn behaald.
  
  

Voor diensten kan het gebruik van het merk verder worden gedocumenteerd, bijvoorbeeld door briefpapier, werkkleding, opschriften op auto's en servicebalies.

Het bewijs dat Apple leverde bleek te mager om het merk THINK DIFFERENT te behouden. Zo verwezen de wereldwijde verkoop- en omzetcijfers van haar iMac Computers niet direct naar de verkoop in de EU. Bij McDonald’s oordeelde het Hof dat de vermelding van het BIG MAC trademark op hun website alleen voldoende bewijst dat het merk te koop was aangeboden maar niet dat het ook daadwerkelijk in gebruik was in de EU.

Voor grote merken als Apple en McDonald’s kunnen deze beslissingen als een verrassing komen. Door hun reputatie zijn ze er waarschijnlijk vanuit gegaan dat het Merkenbureau of het Europese Hof zelf bekend zou zijn met het gebruik van de merken. Echter, deze ‘zelfkennis’ van de beslissende instanties is irrelevant. Het is juist de grote bekendheid van een merk waardoor merkhouders vaak nalatig zijn bij het overleggen van gebruiksmateriaal aan het Merkenbureau of de rechter.

Het is raadzaam om gebruiksdocumenten voortdurend (digitaal) te archiveren en ook de distributiepartners en licentienemers hierop attent te maken. Wij helpen u graag bij het opzetten van een gebruiksarchief en bij het samenstellen en evalueren van gebruiksdocumenten. Neem hiervoor gerust contact met ons op.