Inzicht

Birkenstock-beeldmerk wordt de voet dwars gezet

Het Duitse schoenenmerk Birkenstock is vooral bekend van de sandalen met het unieke, anatomisch gevormde voetbed. Het bedrijf had de afbeelding van het patroon van de zool van hun schoenen als Benelux-beeldmerk laten vastleggen. Een poging om dit ook als EU-merk te laten inschrijven, mislukte. Bovendien zorgde concurrent Footsie ervoor dat een deel van het Benelux-merk nietig werd verklaard.

Birkenstock produceert en verhandelt schoenen. Sinds 27 juni 2012 is het bedrijf houder van het hieronder afgebeelde Benelux-merk: een vierkante afbeelding van herhalende simpele vormen en belijningen. Birkenstock gebruikt de vormen voor de schoenzolen van haar producten.

Geen merk, maar oppervlaktepatroon

Het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) weigerde de aanvraag van Birkenstock. Het EUIPO vindt dat het beeldmerk geen onderscheidend vermogen heeft en slechts een weergave van een oppervlaktepatroon betreft. Nadat concurrent Footsie een nietigheidsprocedure startte, werd ook het Benelux-merk om die redenen gedeeltelijk nietig verklaard. Birkenstock ging hiertegen vervolgens in hoger beroep.

Het Hof is ook van mening dat het Birkenstock-beeldmerk als een oppervlaktepatroon gezien moet worden. Het toepassen van een oppervlaktepatroon met simpele vormen en belijningen is namelijk gebruikelijk voor (onderdelen en accessoires van) schoenen. Bovendien is het afgebeelde vierkant slechts een uitsnede van een herhalend patroon dat oneindig te gebruiken is in alle vier de richtingen. Het zal daarom niet als merk worden opgevat door het publiek.

Herkomstfunctie essentieel voor merkdepotstrategie

De belangrijkste functie van een merk is de herkomstfunctie. Dat betekent dat een consument de waren of diensten van de ene producent moet kunnen onderscheiden van die van andere producenten. Daarmee heeft het merk onderscheidend vermogen.

De eis van het onderscheidend vermogen geldt in principe voor alle soorten merken en wordt voor al deze merken hetzelfde beoordeeld. Maar voor sommige merktypes – onder meer voor vormen en kleuren - geldt dat het voor het publiek minder makkelijk is om deze als zodanig te herkennen dan tekens zoals woorden of logo’s. Het Birkenstock-beeldmerk bestaat uit de verschijningsvorm van (een deel van) het product. Om dan over onderscheidend vermogen te beschikken, moet het teken significant afwijken van de norm of hetgeen in de betrokken sector gangbaar is. Dat bleek voor Birkenstock dus niet zo te zijn.

Beeldmerk vs. positiemerk

De drempel voor merkbescherming ligt dus hoog voor merken waarvan de herkomstfunctie niet vanzelfsprekend is, maar de eis van significante afwijking van de norm is niet altijd van toepassing. Dat geldt bijvoorbeeld voor zogenoemde positiemerken. Een positiemerk beschrijft de combinatie van het beeld en de positie daarvan op het product. Dit betekent in de praktijk dat in de merkaanvrage via stippellijnen wordt weergegeven wat de contouren van het teken zijn en waar het merk op het product wordt aangebracht. Als Birkenstock de merkaanvrage als een positiemerk had ingediend, had zij het vereiste van significante afwijking kunnen omzeilen en was er waarschijnlijk wel sprake geweest van onderscheidend vermogen.

De uitspraken:

Het gerechtshof Den Haag oordeelde eind 2021 als volgt:
“De gemiddelde consument is niet gewend om de herkomst van de waar af te leiden uit de (verschijnings-)vorm van (de verpakking van) de waar. […] Daarom kan een merk bestaande uit de verschijningsvorm van (een deel van) de waar zelf, alleen onderscheidend vermogen hebben indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Alleen dan kan een dergelijk merk de wezenlijke functie van herkomstaanduiding vervullen.”

Het hof vervolgt:
“Het Birkenstock-merk bestaat uit een grafische voorstelling van zich herhalende horizontale en verticale golvende lijnen die dezelfde vorm hebben en elkaar zo kruisen dat een regelmatig en repeterend patroon ontstaat. Het merk heeft een vierkante vorm, maar een kader of omtreklijnen ontbreken. Mede daardoor wordt de indruk gewekt dat het afgebeelde vierkant slechts een uitsnede is van een zich herhalend patroon dat oneindig kan worden voortgezet in de vier richtingen van het vierkant en dus kan worden toegepast op een oppervlak, waardoor het bijzonder geschikt is voor gebruik als oppervlaktepatroon.”

Vervolgens wordt verwezen naar een overweging van het Gerecht:
“Een merk, dat de typische kenmerken van een oppervlaktepatroon heeft wegens de repetitieve sequentie van de elementen ervan en dat dus bijzonder geschikt is voor gebruik als oppervlaktepatroon, eigen is dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon. Een dergelijk merk kan alleen dan niet als een oppervlaktepatroon worden beschouwd voor de waren waarvoor het is ingeschreven, wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is.”