Einblick

Benutzungsnachweis unerlässlich, um Markenrecht zu behalten

Unternehmen nutzen Marken, um ihre Produkte und Dienstleistungen weiter zu differenzieren. Sie können nicht automatisch davon ausgehen, dass Sie dieses Markenrecht immer behalten können. Große Marken wie Apple und McDonald's haben in den letzten Jahren Dämpfer erfahren, als der Europäische Gerichtshof entschied, dass Mängel hinsichtlich der Benutzung der Marken vorliegen würden.

Apple und McDonald’s

Im Juni 2022 wies der Europäische Gerichtshof (EuGH) mehrere Berufungen von Apple Inc. zurück. Zuvor hatte das Europäische Markenamt (EUIPO) entschieden, dass die Marke THINK DIFFERENT verfallen sei, weil Apple ihre Verwendung nicht ordnungsgemäß nachgewiesen habe. Apple verliert dadurch sein Markenrecht. Ein weiteres Beispiel ist die Entscheidung von 2019, als das EUIPO die Marke BIG MAC aus demselben Grund von McDonald's widerrief.

Nachweisproblemen vorbeugen

Die Markennutzung muss in Europa in zwei Fällen nachgewiesen werden, nämlich dann, wenn ein interessierter Dritter ein Nichtigkeitsverfahren eingeleitet hat. Oder wenn der Inhaber einer jüngeren Marke die Benutzung der älteren Marke bestreitet.

In diesen Fällen erhält der Markeninhaber vom Markenamt oder vom Gericht eine Frist von mehreren Wochen, um die Nutzung nachzuweisen. Manchmal bedeutet dies, dass er in kürzester Zeit relevante Dokumente im Unternehmen finden muss.

Sammeln von Materialien als Beweismittel

In Europa müssen Markeninhaber nachweisen, dass ihre Marken ab dem fünften Jahr nach der Registrierung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert sind, in dem Land genutzt wurden. Der Nutzungsnachweis bezieht sich immer auf den Zeitraum der letzten fünf vorangegangenen Jahre. Beweismittel, die außerhalb des maßgeblichen Zeitraums oder des Umfangs von Produkten und Dienstleistungen liegen, werden von den Markenämtern und Gerichten nur zu Informationszwecken berücksichtigt.

Geeignete Beweisdokumente für Produkte sind unter anderem

datierte oder datierbare länderspezifische Dokumente. Daraus muss sich die Marke ergeben, wie z. B. Bestellungen von Kunden, Rechnungen, Kataloge, Werbeprospekte, Dokumentationen von Messeauftritten und Plakatwerbung;
Beispiele für Produktverpackungen. Darin muss der Zeitpunkt angegeben sein, zu dem sie gedruckt wurden (z. B. Druckernotiz), Zeitungsanzeigen, TV- und Radiospots, Websites, Aktivitäten in sozialen Medien;
Verkaufszahlen, die in dem betreffenden Zeitraum im für die Marke relevanten geografischen Gebiet erzielt worden sind.

In Bezug auf Dienstleistungen kann die Markennutzung auch durch Briefpapier, Arbeitskleidung, Werbeaufschriften auf PKWs und Serviceschalter dokumentiert werden.

Bekanntheit und „Selbstkenntnis“ sind irrelevant

Der Beweis, den Apple lieferte, schien zu mager, um die Marke THINK DIFFERENT zu behalten. Die weltweiten Verkaufs- und Umsatzzahlen ihres iMac-Computers verwiesen nicht direkt auf den Verkauf in der EU. Bei McDonald‘s urteilte der Gerichtshof, dass die Vermeldung der BIG MAC-Handelsmarke auf der Website ausschließlich beweist, dass die Marke zum Kauf angeboten wurde, jedoch nicht dass sie auch tatsächlich in der EU genutzt wurde.

Für große Marken wie Apple und McDonald's können diese Entscheidungen eine Überraschung sein. Aufgrund ihres Rufes gingen sie wahrscheinlich davon aus, dass das Markenamt oder der Europäische Gerichtshof selbst mit der Verwendung der Marken vertraut sein würden. Diese „Selbstkenntnis“ der Entscheidungsträger ist jedoch irrelevant. Gerade der gute Ruf einer Marke macht Markeninhaber oft fahrlässig, wenn sie Nutzungsmaterial beim Markenamt oder beim Gericht einreichen.

Ordnung im Archiv

Es empfiehlt sich, Dokumente zum Nachweis der Benutzung kontinuierlich (digital)
zu archivieren und auch die Vertriebspartner und Lizenznehmer darauf aufmerksam
zu machen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung eines Nutzungsarchivs
und bei der Zusammenstellung und Auswertung von Nutzungsdokumenten.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.